春节前，我们律所处理了两个注册商标案件，一正一反，但都涉及到注册商标侵犯了在先著作权。一个是已经注册的商标未经允许使用了第三方权利人的著作权，律师函发过来要求停止侵权赔偿损失。
OMG，这可太要命了，43类，核心商标，而且直营店加盟店已经开了100多个，咋整？
另一个客户也来询问：为产品设计的一个文字+图形的设计稿被第三方采用，直接注册成他们家商标了，咋整？
费商标作为企业一项重要的无形资产，不仅能够彰显产品或服务的出处，同样也能向消费者表达企业的形象与价值。当这种形象、价值在消者脑海中积累到一定程度，企业就能够利用这种价值获取超额的利润。正因为商标的价值，商标被恶意抢注的现象也越来越严重。试想一下，如果一个企业花费巨大的精力和财力，历经千辛万苦创造经营出一个市场价值巨大的品牌，最后却因为商标没有及时申请注册，而被他人恶意抢先注册，使企业的发展陷入协商或者维权的两难局面。故面对被他人恶意抢先注册的商标的行为，企业应该怎样来维护自身的合法权益呢？反之，在注册商标时，未审查商标图样是否使用了第三方的在先著作权，而直接申请了注册商标，最终导致巨额索赔，商标还有被无效的风险，其中所承担的法律后果不得而知。
今天，我们中申商标部就企业如何正确使用在先著作权、进而保护好商标作如下论述：
一、在先著作权是商标争议案件中的一件重要武器
根据现行《中华人民共和国商标法》第三十二条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响力的商标”。
在先权利是指在注册商标申请人提出注册商标申请以前，他人已经依法取得或者依法享有并受法律保护的权利，这其中就包括著作权。
在相关法规以及司法实践中，在先著作权一直都是商标争议案件中十分重要的主张和争论的焦点之一。不但在现行的《商标法》中有规定，同时在2016年商标局及商标评审委员会颁布的《商标审查及审理标准》也明确规定了在先权利包括著作权，2017年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十八条更是规定了商标法第三十二条规定的在先权利，包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。
在2012年工商银行行徽商标行政诉讼再审案中，最高人民法院认为：“如果某一客体同时符合两个法律的保护要件，当然可以同时受到著作权法和商标法的保护”。
在海南旅游卫视与爱美德公司商标侵权一案【（2015）京知民终字第925号】中，法院认为：
首先，海南旅游卫视公司所述的图形作品表现形式独特，具有一定的独创性，构成美术作品，属于我国著作权法保护的作品；
其次，由海南旅游卫视公司提交的版权转让协议、台标设计过程、第4098259号商标详细信息、期刊、杂志相关报道等证据可知，涉案作品由北京多视觉平面设计有限公司（简称多视觉公司）于2004年8月17日转让给海南旅游卫视公司，创作完成日期早于诉争商标的注册申请日；
再次，海南旅游卫视公司台标于2004年起通过卫星频道的使用、媒体的相关报道及申请注册商标等形式进行公开使用，爱美德公司有接触涉案作品的可能；
最后，涉案商标图形部分与涉案作品在构成要素、表现形式、视觉效果等方面基本相同，已构成著作权法意义上的实质性近似。
故法院认定海南旅游卫视公司享有在先著作权，爱美德公司的商标以及在生产的旅行包上使用的行为侵犯了其在先著作权。
在这一案件中，海南旅游卫视充分运用了在先著作权这一重要武器，维护了自身的合法权益。此外，相对于商标权，著作权还具有无需登记即可自动保护、跨地域保护以及跨类别保护的优势。
二、企业用在先著作权保护商标时应当考虑的因素
根据商标局及商标评审委员会2016年颁布的《商标审查及审理标准》损害他人著作权审理标准规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先著作权的适用要件为：
（1）在系争商标申请注册之前他人已在先享有著作权；
（2）系争商标与他人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似；
（3）系争商标注册申请人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品；
（4）系争商标注册申请人未经著作权人的许可。
根据上述规则及司法实践，商标争议案件中在先著作权的保护至少涉及以下三项重要问题：
（1）认定作品享有著作权的独创性高度；
（2）认定在先著作权作品的权利归属；
（3）认定系争商标侵犯在先著作权的“接触＋实质性相似”原则。
实质性相似，指前后两部作品的基本表达相近，而非思想、元素、观点、背景等的相似。
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在上海美术电影制片厂有限公司诉永康市风云传媒有限公司请求宣告第20503261号商标无效一案中，涉案商标与申请人拥有著作权的美术作品从整体上看，两者均为可爱的孙悟空形象，凸显出一个大而圆的头；从细节上来看，两者的面部均为京剧脸谱式的脸部纹路，均由黑色心型眼眶和白色桃型脸庞组成。两者均眼神炯炯向外转动，粗眉弯弯向上挑起，脸颊饱满向外鼓出，均有一对特有的圆形招风耳和一个小领结。两者均凸显头部特征，四肢均短小。商标评审委员会认为争议商标图形与涉案作品在构成要素、表现形式、视觉效果等方面相似，已构成著作权法意义上的实质性相似，故作出宣告涉案商标无效的裁定。
对于接触的认定，指依社会通常情况，被告有合理的机会及合理的可能去阅读或听闻原告作品，即足以构成接触。
常用的推定方式有：主张著作权的作品已经发表在先、作品的知名度比较高、作品曾经参加表演、放映、广播、展览等方式公之于众、作品进行过注册或登记且档案可供公众查阅等，或者争议双方存在业务联系、业务磋商、劳动关系等。
在娱乐壹英国有限公司诉福建省晋江市池店赤塘制鞋七厂请求宣告第13685632号“peppapig及图”商标无效一案中，商标评审委员会认为，申请人及其发行的《Peppa Pig（小猪佩奇）》动画片以及片中的角色形象在中国乃至全球范围内均享有极高的知名度，并且申请人提交的证据可以证明，在争议商标申请日期之前，《新民网》、《书市观察》、《西域图书馆论坛》等国内媒体已对小猪佩奇系列图书及游戏进行了报道，被申请人在争议商标申请日前完全有可能接触到申请人作品，故作出宣告涉案商标无效的裁定。
三、企业商标应该怎样避免侵害在先著作权
在商标权侵犯他人在先著作权的案件中，商标申请人并不一定都是恶意的，有些商标申请人是因为不了解相关的法律知识，或者疏忽大意所导致。因此，在商标申请之初，就应当做一定的前期工作，来避免可能产生的风险。
在此提出以下几点建议：
（1）坚决杜绝侥幸心理使用他人作品。
有的商标申请人，为了快速提高自己企业的知名度，抱着侥幸心理把当红的卡通形象进行商标申请，即便是顺利通过初审甚至拿到证书，仍然存在着被异议、被撤销、乃至是巨额赔偿的风险；
（2）企业注册商标的设计一定要具有独创性，不要随意修改他人作品，将其作为商标申请注册。
有的申请人认为将他人的设计作品进行修改，就能变成自己的原创，这中行为是侵权的，根据《著作权法》第二十条的规定：作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制；
（3）申请注册商标的时候，文字字体尽量自行设计或者选择公用字库字体申请，不要用选用一些特殊字体。
因为特殊字体通常都拥有自己的版权，不经过其权利人的同意擅自使用，会侵犯其著作权；
（4）明确商标著作权归属。
请他人设计的商标图样或者是购买的设计稿件，应当明确版权的归属，通过签署协议或者授权等方式，获得著作权的使用权。如果著作权归属属于商标申请人，商标申请人最好将其进行著作权登记，这样在发生著作权人被侵权需要证明自己的权利时，登记的事项可作为拥有著作权的初步证明，为著作权人取得著作权提供了便利。